„Doing fantastic work on complex trademark matters.“

WTR 1000, 2016

Markenrecht

Gleiss Lutz zählt in Deutschland zu den führenden Kanzleien im Markenbereich. Wir unterstützen unsere Mandanten bei der außergerichtlichen und gerichtlichen Durchsetzung von Markenrechten. Unser Tätigkeitsspektrum reicht von der strategischen Beratung bei der Markenkreation oder Rebranding über die vollständige Betreuung der Anmeldeverfahren bis zur strategischen Kollisionsüberwachung. Dabei bezieht sich unsere Beratung nicht nur auf Marken im engeren Sinne, sondern auch auf alle weiteren Schutzrechte im Bereich des Kennzeichenrechts, einschließlich Unternehmenskennzeichen, Werktitel, Domain-Namen, Fragen des Namensrechts und ergänzendem Schutz durch Geschmacksmuster. Für unsere teils langjährigen Mandanten betreuen wir seit Jahrzehnten große, mittlere und kleine Markenbestände. Derzeit verwalten wir Marken in über 190 Ländern.

Markenkreation und Rebranding

Die Kreation neuer Marken und insbesondere das Rebranding eines Unternehmens stellt ein unternehmerisches Wagnis und eine erhebliche Investition dar. Wir sichern derartige Entscheidungen mit Recherchen und rechtlichen Analysen ab und vermeiden so Konflikte mit älteren Markenrechten. Ergänzend beraten wir zu Fragen der Eintragungsfähigkeit einer Marke. Selbstverständlich beziehen wir in der strategischen Beratung auch Möglichkeiten eines Schutzes dreidimensionaler Gestaltungen (z. B. bei Produkten und deren Verpackungen), abstrakter Farben und Farbkombinationen sowie Hörmarken, Positionsmarken und andere neuere Markenformen mit ein.

Konflikte

Kaum ein Unternehmen schützt seine Kennzeichen heute nur noch in einem einzigen Land. In einer globalisierten Wirtschaft erfolgt Markenschutz international. Dementsprechend können Konflikte zwischen zwei Kennzeichen zu aufwändigen Widerspruchs-, Löschungs-, Klageverfahren usw. in zahlreichen Staaten führen. Daher legen wir großen Wert darauf, im Falle eines Konfliktes gemeinsam mit unseren Mandanten im aktiven und konstruktiven Dialog mit der Gegenseite möglichst zeitnah ein für beide Seiten akzeptables Lösungs- und Einigungsmodell zu entwickeln. Die potenziell sehr erheblichen Kosten eines räumlich und zeitlich ausgedehnten Markenkonfliktes können so häufig vermieden werden. Selbstverständlich betreuen wir unsere Mandanten auch umfassend in der Austragung von Konflikten. Wir vertreten sie unmittelbar vor den deutschen und europäischen Behörden und Gerichten. Bei Konflikten in Drittstaaten sorgen wir für eine kompetente Prozessvertretung und begleiten die Verfahren koordinierend.

Produktpiraterie

Gleiss Lutz hat langjährige Erfahrung in der Bekämpfung von Produkt- und Markenpiraterie, einschließlich der Zollüberwachung und Grenzbeschlagnahme sowohl an den Außengrenzen der EU sowie in wichtigen ausländischen Jurisdiktionen (z. B. VR China). Wir helfen unseren Mandanten bei der Entwicklung und Umsetzung einer nachhaltigen und langfristigen Strategie zur Bekämpfung der Fälscherware, die nicht nur ein konsequentes Vorgehen, sondern auch den möglichst effizienten Einsatz der (oft begrenzten) zur Verfügung stehenden Mittel voraussetzt.

Domains

Mit dem Markenschutz eng verbunden ist die Domainberatung, sowohl was das Domainmanagement als auch die Durchführung von Recherchen und die weltweite Austragung von Konflikten anbelangt. In diesem Bereich sind wir national und international umfassend tätig. Dies betrifft die außergerichtliche und gerichtliche Durchsetzung ebenso wie auch die Führung von UDRP- und Schiedsverfahren vor den zuständigen internationalen Gremien.

Verträge

Bei der Betreuung der Marken unserer Mandanten spielt selbstverständlich das Aushandeln bzw. die Gestaltung von Verträgen eine wichtige Rolle. Dies betrifft sowohl die wirtschaftliche Verwertung und den Transfer von Marken (Kauf-, Lizenz-, Merchandisingverträge usw.), als auch die Beilegung von Konflikten (Abgrenzungs- und Koexistenzvereinbarungen). Für eine erfolgreiche Beratung und Vertretung bei solchen Vertragsgesprächen ist es ein entscheidender Vorteil, die Markenportfolios sowie die Pläne und Ziele des Mandanten genau zu kennen.

Recherchen

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist die professionelle Durchführung von Recherchen im Kennzeichenbereich. Wir führen Online-Recherchen für alle Arten von Marken, wie beispielsweise deutsche Marken, Gemeinschaftsmarken sowie internationale Registrierungen durch. Darüber hinaus betreiben wir Recherchen in Ländern und Gebieten, die noch nicht über Online-Recherchen im Markenbereich zugänglich sind. Gleichzeitig bieten wir begleitende Internetrecherchen über Suchmaschinen an, um zusätzliche Kollisionsrisiken aufzudecken, die mit klassischen Markenrecherchen nicht immer feststellbar sind. Selbstverständlich recherchieren wir zudem im Bereich der Unternehmensbezeichnungen, des Titelschutzes und anderer gewerblicher Schutzrechte.

Die Betreuung von Marken im Ausland

Nahezu alle unsere Mandanten sind auf internationalen, mitunter weltweiten Markenschutz angewiesen. Die effektive und zielführende Betreuung von Markenbeständen, aber auch von Konflikten im Ausland ist eine besondere Herausforderung. Dies beginnt bereits bei der Auswahl geeigneter, spezialisierter Markenanwälte im Ausland. Die Suche nach den besten Anwälten in zahlreichen Jurisdiktionen betrachten wir als fortlaufenden Prozess. Wir vergleichen die Leistungen von Anwälten in den verschiedenen Jurisdiktionen und nutzen jede Gelegenheit, um Anwaltskollegen aus anderen Ländern persönlich kennenzulernen. Bei der Auswahl geeigneter Anwälte differenzieren wir zwischen verschiedenen Aufgaben wie der allgemeinen Markenbetreuung und anspruchsvolleren Problem- und Konfliktfällen, um jeweils die kostengünstigste, aber auch am besten geeignete Kanzlei zu empfehlen.